I’m lovin‘ it – Das Ende des „Big Macs“

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Das „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (EUIPO) im spanischen Alicante urteilte am 11. Januar 2019 in einem Verfahren der Fast-Food-Kette McDonald’s gegen die irische Burgerkette „Supermac’s“ über den Schutz der Bezeichnungen „Mc“ und „Big Mac“.

Das EUIPO hat nun entschieden, dass die Burger-Bezeichnung als Markeneintragung nicht mit europäischen Recht vereinbar sei. Das ist bitter für McDonald’s, denn schon 1998 registrierte das Unternehmen den „Big Mac“ als Namen. Nur um nun zu erfahren, dass man es nicht vermochte, dem EUIPO glaubhaft zu machen, dass es tatsächlich einen Burger mit der Bezeichnung „Big Mac“ auf ihrer Speisekarte gibt. Immerhin wird dieser Burger bereits seit 1967 von McDonald’s angeboten.

Goliath alias McDonald’s gegen David alias Supermac‘s

Verantwortlich ist McDonald’s für diese Misere allerdings selbst. „Goliath“ McDonald’s stieß nämlich einen Markenrechtsstreit gegen die irische Burger-Kette Supermac’s an, da sich die Namen der Fastfood-Ketten zu sehr ähnelten. Aus diesem Grund wollte McDonald’s die Expansion des irischen Konkurrenten außerhalb Irlands verhindern. Der Schuss ging jedoch nach hinten los. Der „David“ dieser Geschichte strebte im April 2017 seinerseits die Freigabe der Begriffe „Mc“ und „Big Mac“ an. Supermac’s selbst hat aber Medienberichten zufolge gar nicht vor einen Big Mac anzubieten.

Mit der nun ergangenen Entscheidung des EUIPO haben sich die Iren vorerst durchgesetzt und die Bezeichnung ist im gesamten EU-Raum nicht mehr geschützt. Ein Rückschlag für die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald‘s, die sich dank dem Trend zu gesünderem Essen ohnehin in einem Findungsprozess befindet.

Wie konnte es dazu kommen, dass es dem Mc Donald’s Konzern nicht gelungen ist, den Nachweis der Benutzung der „Big Mac“ Marke in den Jahren 2012 bis 2017 vor dem EUIPO zu führen? Des Pudels Kern ist hier die „ernsthafte Benutzung“ einer Marke.

Wie gelingt der Nachweis einer ernsthaften Markenbenutzung?

Denn gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a) EUTMR werden die Rechte des Inhabers der Marke der Europäischen Union auf Antrag beim Amt widerrufen, wenn die Marke innerhalb einer ununterbrochenen Frist von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine triftigen Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Eine ernsthafte Benutzung einer Marke liegt dagegen vor, wenn die Marke in Übereinstimmung mit ihrer wesentlichen Funktion verwendet wird. Diese besteht darin, die Identität der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu gewährleisten, um eine Absatzmöglichkeit für diese Waren oder Dienstleistungen zu schaffen oder zu erhalten. Eine „tatsächliche Verwendung“ setzt die wirkliche Verwendung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt voraus und umfasst weder die Verwendung von Symbolen zum alleinigen Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte noch eine ausschließlich interne Verwendung (11.03.2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145).

Bei der Beurteilung, ob die Benutzung der Marke echt ist, sind alle Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen, die für die Feststellung, ob die kommerzielle Nutzung der Marke tatsächlich stattfindet, relevant sind. Insbesondere geht es auch um die Frage, ob eine solche Nutzung in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um einen Marktanteil für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu schaffen (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Die Bestimmung, wonach die ältere Marke tatsächlich benutzt worden sein muss, zielt jedoch nicht darauf ab, den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu beurteilen oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu überprüfen, noch soll sie den Markenschutz auf den Fall beschränken, dass die Marken in großem Umfang kommerziell genutzt wurden“ (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Nach Artikel 19 Absatz 1 EUTMDR in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 EUTMDR müssen die Angaben und der Nachweis der Benutzung den Ort, die Zeit, den Umfang und die Art der Benutzung der angefochtenen Marke für die Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, bestimmen.

Die Beweislast liegt beim Inhaber des EUTM

Im Löschverfahren wegen Nichtbenutzung liegt die Beweislast beim Inhaber des EUTM, da vom Anmelder nicht erwartet werden kann, dass er eine negative Tatsache nachweist, nämlich dass die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt wurde. Daher ist es der Inhaber des EUTM, der die tatsächliche Verwendung in der Europäischen Union nachweisen oder triftige Gründe für die Nichtverwendung angeben muss.

Mc Donald’s hätte also im vorliegenden Fall die Benutzung der Marke „Big Mac“ vom 11.04.2012 bis einschließlich 10.04.2017 nachweisen müssen.Um diesen Nachweis zu führen, wurden drei eidesstattliche Erklärungen von Vertretern des Konzerns vorgelegt sowie Broschüren und Ausdrucke von Webeplakaten, die unter anderem „Big Mac“-Fleischsandwiches und Verpackungen für Sandwiches (Schachteln) zeigen. Außerdem nutzte das Unternehmen Ausdrucke von Webseiten, die eine Vielzahl von Sandwiches, unter anderem „Big Mac“-Sandwiches, zeigen. Auch ein Ausdruck der Webseite „en.wikipedia.org“, der Informationen über den Hamburger „Big Mac“, seine Geschichte, seinen Inhalt und seine Nährwerte in verschiedenen Ländern enthält sollte die Nutzung der Marke belegen.

Ein Wikipediaausdruck kann die ernsthafte Benutzung nicht nachweisen

Zwar stellen grundsätzlich alle vom Markeninhaber vorgelegten Nachweise, auch zulässige Nachweise dar, allerdings fehlt es gänzlich an dem Nachweis darüber, dass der „Big Mac“ auch verkauft wurde. Denn das bloße Vorhandensein einer Marke auf z.B. einer Webseite reicht nämlich nicht aus, um eine tatsächliche Nutzung nachzuweisen, es sei denn, die Webseite zeigt auch Ort, Zeit und Umfang der Nutzung an oder es werden diese Informationen anderweitig zur Verfügung gestellt – und genau daran fehlte es hier.

Was den Ausdruck von en.wikipedia.org betrifft, so wird darauf hingewiesen, dass Wikipedia-Einträge nicht als zuverlässige Informationsquelle angesehen werden können, da sie von den Nutzern von Wikipedia geändert werden können. Sie können daher nur dann als relevant angesehen werden, wenn sie durch andere unabhängige und konkrete Hinweise gestützt werden.

Nachweise zu Verkaufszahlen des Big Macs fehlen

Mc Donald’s ließ auch die Frage offen, ob der „Big Mac“ tatsächlich zum Kauf angeboten wird. Hier hätten die Richter in Alicante allerdings nur zur nächsten Mc Donald’s-Filiale um die Ecke gehen müssen, um festzustellen, dass sich dieser auf der Speisekarte befindet.

McDonald’s hat bereits angekündigt in Berufung zu gehen

Dennoch sollte es gerade für einen Konzern wie Mc Donald’s möglich sein, zumindest aus einigen Länder der EU Verkaufszahlen für den „Big Mac“ vorzulegen. Hier bleibt zurzeit nur, die bereits angekündigte Berufung abzuwarten.

Folgen der Entscheidung

Die Entscheidung des EUIPO zeigt wiedermal, dass man sich auch als „Goliath“ einer weltbekannten und registrierten Marke nicht sicher fühlen kann. Denn für „Davids“ besteht immer die Möglichkeit, in einem Markenkonflikt als Gegenstrategie in einem Widerspruchsverfahren einfach einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung zu stellen, um damit die Widerspruchsmarke zur Löschung zu bringen und die Anmeldung zur Eintragung.

Für Markeninhaber bedeutet der Löschungsantrag regelmäßig hoher Aufwand, Beweise für die tatsächliche Benutzung zu beschaffen. Da hilft es wenig, aus einer online Enzyklopädie zu zitieren, sondern die tatsächliche Nutzung im Geschäftsverkehr muss nachgewiesen werden. Stärkstes Mittel sind hierbei unter anderem Verkaufszahlen. Warum McDonald‘s diese nicht geliefert hat, obwohl der Konzern mit Sicherheit ohne weiteres hierzu in der Lage gewesen wäre, bleibt Spekulation. Jedenfalls kann das Amt auch nicht „Kraft seiner eigenen Wassersuppe“ darüber entscheiden, dass die Benutzung erfolgt ist, weil die Richter des EUIPO eventuell in den letzten 5 Jahren einen BigMac gegessen haben. Dieser Nachweis obliegt dem Markeninhaber.

Die Verkaufszahlen sind das stärkste Mittel

Diesem ist somit immer anzuraten, die Nutzung der Marken auch regelmäßig zu dokumentiert, so dass einem Löschungsantrag im Zweifel gelassen entgegengetreten werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Unionsverordnung und deren Regeln die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen fordert. Wer nach Stellung des Antrags damit beginnt diese Beweismittel zu beschaffen, könnte wie in dem Fall gesehen, auf eine böse Überraschung stoßen.

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